2026年6月22日星期一

USPTO自由裁量拒绝政策变化:联邦巡回法院最新裁定与未来挑战前景

自从美国专利商标局(USPTO)撤销前局长Vidal于2022年发布的关于Fintiv框架下自由裁量拒绝的备忘录(Vidal备忘录),并在2025年3月26日实施新的临时工作流程管理指引(2025年临时备忘录)以来,自由裁量拒绝的案件显著增加。USPTO最近的拟议规则通知,旨在将自由裁量拒绝框架的某些内容及关于AIA审...

自从美国专利商标局(USPTO)撤销前局长Vidal于2022年发布的关于Fintiv框架下自由裁量拒绝的备忘录(Vidal备忘录),并在2025年3月26日实施新的临时工作流程管理指引(2025年临时备忘录)以来,自由裁量拒绝的案件显著增加。USPTO最近的拟议规则通知,旨在将自由裁量拒绝框架的某些内容及关于AIA审查程序的局长裁定备忘录正式纳入规则,进一步突显了该机构对这些政策变化的承诺。

根据《美国发明法案》(AIA)的规定,后期审查程序中的裁定“最终且不可上诉”(35 U.S.C. § 314(d)),这意味着USPTO政策的改变不受常规上诉程序的影响。然而,仍有不少不满的申请人向联邦巡回法院提出强制令申请,要求法院推翻USPTO在自由裁量拒绝方面的新做法。

2025年11月6日,联邦巡回法院发布了首批裁定,拒绝了三起待审强制令申请。

其中,最详细的裁定案件是In re Motorola Solutions, Inc., No. 25-134,该裁定被指定为具有前导性。摩托罗拉辩称,由于2025年2月28日撤销Vidal备忘录,导致该公司在审查中未能获得正当程序保护,但法院认为并未发生正当程序违规,原因如下:(1)“决定是否进行专利复审(IPR)完全是政府官员的自由裁量权”,因此摩托罗拉并未因这一决定而拥有任何受保护的财产权;(2)摩托罗拉未曾“要求更多的程序保障”。法院还驳回了摩托罗拉认为Vidal备忘录限制了专利审查委员会(PTAB)自由裁量的辩论,认为摩托罗拉所谓的财产权更多源自其“单方面的期望”,而非任何独立的财产权。

关于Vidal备忘录撤销的追溯效力,法院认为摩托罗拉“并未遇到任何能够引发正当程序违约的突如其来的不公平情况”,因为摩托罗拉早已了解Fintiv先例,并且知晓Vidal备忘录的临时指引“随时可能会发生变化”。法院进一步指出,撤销临时指引并未妨碍摩托罗拉在其他途径,如地区法院诉讼中,提出其专利有效性辩护。

法院同样驳回了摩托罗拉关于行政程序法(APA)的辩护意见。法院认为,由于摩托罗拉可以在地区法院提起APA诉讼,因此此类辩护不适用于强制令程序。法院补充道,摩托罗拉的挑战实际上是在寻求特定IPR案件的启动,而这种请求并不属于Apple v. Vidal案所裁定的可审查范围(即APA程序要求的诸如通知与评论规则的制定)。最终,法院驳回了摩托罗拉关于USPTO裁定“武断且草率”、“未做充分解释”以及未考虑相关利益的辩论,认为这些内容不属于在有限的强制令救济审查范畴内的适用因素。

联邦巡回法院同样拒绝了SAP公司在In re SAP America, Inc.案中的申请,理由是“SAP未在USPTO提出挑战”,且摩托罗拉裁定“已排除了此类请求”。法院也否定了三星和谷歌联合提起的In re Google案中的申请,认为此案提出的挑战与摩托罗拉案类似。法院特别指出,谷歌/三星申请书中错误地理解了专利审查委员会的裁定,认为USPTO在Sotera协议的处理上违反了权力分立,法院认为审查委员会并未要求放弃无效性抗辩,而是认为即便有此协议,考虑到案件将在七个月后进行地区法院审理,启动审查程序会效率低下。

目前仍有多个强制令申请在审理中,包括涉及2025年临时备忘录中“确定预期”因素的三起申请。申请人声称,要求将“确定预期”因素应用于2025年3月26日之前提交的IPR申请,违反了正当程序和APA,且应进行通知与评论的规则制定。此外,Maplebear案还提出了2025年临时备忘录中关于是否PTAB或其他论坛已经对被挑战的专利要求有效性或专利性进行了裁定的因素。

尽管摩托罗拉、SAP和谷歌案件的裁定为一些尚未解决的问题提供了见解,但它们涉及的宪法问题,如权力分立问题,仍然是不同背景下的讨论。专家预计,在接下来的几个月内,USPTO在自由裁量拒绝政策的合法性方面将有更多的指导意见。

值得注意的是,申请人也许可以考虑通过APA在地区法院挑战USPTO对自由裁量拒绝框架的应用。尽管摩托罗拉裁定表明,强制令程序不适用因APA要求而提出的通知与评论问题,但该裁定的推理也可能适用于其他潜在问题。Apple v. Vidal案的地区法院裁定认为Fintiv标准是“一般政策声明,而非实质性或立法性规则”,因此USPTO无需进行通知与评论程序。这一案件的上诉正在审理中,预计将对是否通过地区法院APA诉讼作为挑战USPTO政策的有效途径产生重大影响。

在USPTO自由裁量拒绝政策变化和对这些变化的挑战中,尽管最近的裁定已作出,但不确定性仍然存在,尤其是在强制令与APA诉讼之间的选择问题上。尽管如此,摩托罗拉裁定进一步表明,申请人若未在USPTO提前提出APA和宪法性挑战,则难以通过强制令获得有效救济。因此,在等待联邦巡回法院就待审强制令申请和Apple v. Vidal案件的进一步指导时,申请人应尽量根据当前政策提出最强的案件,同时保持对政策的挑战,以便能从未来的裁定中受益。SAP裁定也强调了在USPTO提出APA和宪法性挑战的重要性,作为寻求其他救济途径的前提。

目前,另一起案件In re HighLevel, Inc.也在审理中,涉及“胡鲁规则”(Hulu Rule),该规则在地区法院已对专利要求进行无效裁定的情况下,拒绝启动专利审查程序。